Lizensvertraege in den USA - USAG24, Inc
Datum: Mittwoch, dem 12. Mai 2010
Thema: Software Infos
LIZENZVERTRÄGE, TECHNOLOGIEVERTRÄGE UND "INTELLECTUAL PROPERTY" IN DEN USA ...
- Die Bedeutung/Pro und Kontra von Lizenzverträgen. In praktischen, nicht juristischen Worten bedeutet Lizenzvertrag, jemandem das Recht zu gewähren, geistiges Eigentum, normalerweise für Geschäftszwecke, zu benützen. Arten von geistigem Eigentum, für das man die Lizenz geben kann, sind z.B. Patente, Warenzeichen, Namen von Internet Domains, Copyrights (einschließlich Computer Software), Geschäftsgeheimnisse und Know-how. Ausgenommen im Bereich der Computer Software, erlaubt die Lizenz im Regelfall, dem Lizenznehmer, vollumfänglich oder teilweise, Teilprodukte oder Bestandteile, zu produzieren oder herzustellen, oder produzieren oder herstellen zu lassen, diese zusammenzubauen (wo das möglich ist) und diese im vereinbarten Gebiet zu verkaufen. In den meisten Fällen werden dem Lizenznehmer die vereinbarten Rechte für einen bestimmten Zeitraum gewährt. Alternativ kann die Vereinbarung keine zeitliche Begrenzung haben, sondern die Vereinbarung kann vom Lizenzgeber (oder beiden Parteien) aus bestimmten Gründen oder grundlos beendet werden. Normalerweise ist der Lizenznehmer damit einverstanden, bestimmte Zahlungen für die gewährten Rechte (und vielleicht auch für Dienstleistungen, die der Lizenzgeber erbringen wird) zu leisten. Die Bezeichnung "Technology Transfer" (Technologietransfer) hat keine spezielle Bedeutung. Sie wird nur erwähnt, weil in manchen Kreisen der Begriff in einem weiteren Sinn gebraucht wird. Es hat positive und negative Folgen, wenn man Lizenzvergabe als Weg auswählt, in den USA Geschäfte zu machen. Sie sollten sich dieser bewusst sein, bevor Sie sich entscheiden, den Weg der Lizenzvergabe einzuschlagen.
- Schützen Ihrer "Intellectual Property" (geistiges Eigentum). Das geistige Eigentum der österreichischen Partei, das in Lizenz gegeben werden soll, sollte im möglichen Umfang in den USA (und, wo dies anwendbar ist in anderen Ländern der westlichen Hemisphäre) eingetragen oder dies zumindest beantragt worden sein. Das sollte, wenn möglich vor den Verhandlungen über die Lizenzvergabe gemacht werden. Sie, der Lizenzgeber, sind dann wahrscheinlich in der Lage, ein besseres Geschäft auszuhandeln. Geschäftsgeheimnisse oder Know-how werden bei keiner Regierungsbehörde eingereicht oder registriert.
- "Due Diligence" Überprüfung der Lizenznehmerkandidaten. Sie sollten eine sorgfältige "Due Diligence" Überprüfung der Lizenznehmerkandidaten vornehmen. Das schließt das Überprüfen des finanziellen und rechtlichen Zustandes des Kandidaten, seine Fähigkeit, die Lizenzprodukte herzustellen, und seine Fähigkeit diese in der Vertragsgegend prompt zu vermarkten, mit ein. Ihr US Rechtsanwalt kann Sie beim Einholen wichtiger Informationen betreffend Ihre Lizenznehmerkandidaten, und beim Auswerten dieser, unterstützen.
- Lizenzvereinbarungen für den US Markt. Zum Schutz und zum Vorteil des Lizenzgebers gibt es keinen Ersatz für eine sorgfältig formulierte Lizenzvereinbarung, die von einem, auf diesem Gebiet spezialisierten, US Rechtsanwalt entworfen werden sollten. Ohne diese kann das Ergebnis ein geplatztes Geschäft sein, das Ihr geistiges Eigentum Gefahren ausgesetzt wird, eine rechtliche Auseinandersetzung oder ein tatsächliches Gerichtsverfahren, und unnötige Ausgaben. Die meisten richtig vorbereiteten Lizenzvereinbarungen für den US Markt sind ziemlich ausführlich, kompliziert und relativ lang und nicht leicht auszuhandeln. Der Grund dafür ist, dass es eine beträchtliche Anzahl von Punkten gibt, die abgedeckt, ausgehandelt und formuliert werden müssen.
- Die "NB-SOT". So wie bei jedem anderen Vertrag, ist es oft nützlich nicht mit einem Entwurf der Lizenzvereinbarung zu starten, sondern eher mit "Non-Binding Summary of Key Terms" ("NB-SOT") zu beginnen. Ihr US Rechtsanwalt wird mit Ihrer Hilfe die NB-SOT an einen Punkt bringen, an dem Sie beide damit zufrieden und entsprechend einverstanden sind, sie dem Lizenznehmer zu übermitteln.
- Die Initiative beim Vertragsentwurf. Sie sollten Ihr möglichstes tun, um die Initiative, sowohl beim Formulieren der NB-SOTs, als auch bei der Gestaltung der Vertragsentwürfe zu ergreifen und zu behalten. Sie sollten unbedingt darauf bestehen, dass die US Seite nur Ihre Entwürfe kommentiert. Das Verlieren der Initiative beim Vertragsentwurf kann es schwierig machen, eine verbindliche Lizenzvereinbarung zu für Sie günstigen Bedingungen abzuschließen. Außerdem wird die Verhandlung oft schwierig und oft kostspieliger, sobald der potentielle Lizenznehmer seinen Vertragsentwurf vorgelegt hat, den Vertrag so umzuformulieren, dass er Ihren Interessen gerecht wird.
- Wettbewerbsbeschränkungen des Lizenznehmers: Möglicherweise verbotene oder gefährliche Bedingungen. Bestimmte Wettbewerbsbeschränkungen und bestimmte andere vertragliche Bedingungen können, wenn sie einem Lizenznehmer auferlegt werden, 1. US Bundesgesetze oder bundesstaatliche Kartellgesetze oder analoge Gesetze verletzen; und/oder 2. dort wo Sie US Patentrechte in Lizenz vergeben, ein Mißbrauch des Patentrechtes entstehen lassen und dadurch Ihr Patent Gefahren aussetzen. Außerdem, egal ob eine tatsächliche Verletzung oder ein Mißbrauch vorliegt, kann eine schlecht formulierte oder ungeeignete Beschränkung einen Lizenznehmer dazu bringen, eine Klage oder Gegenklage gegen Sie einzubringen oder sie anzudrohen (typischerweise um zu kontern, wenn Sie klagen oder versuchen die Lizenz zu kündigen). Eine Partei, die erfolgreich einen kartellrechtlichen Anspruch verfolgt, kann dreifache Schäden eintreiben - drei Mal die tatsächlichen Schäden! Außerdem kann das Gericht dem Sieger die Anwalts- und sonstigen Kosten zusprechen. Erfahrene Rechtsberater werden wissen, wie man die Vereinbarung formuliert, um diese Art von Risiko zu verringern.
- Exklusive Lizenzen; nicht-exklusive Lizenzen. Grundlegend verbietet nichts eine exklusive Lizenz, die die gesamten USA umfaßt. So wie bei allen allgemeinen Aussagen gibt es einige Ausnahmen. Aber die allgemeine Regel wird auf die meisten österreichischen Unternehmen anwendbar sein. Verkäufe des Lizenznehmers außerhalb seines Gebietes können zu Problemen führen. Die Gewährung von einer oder mehreren nicht-exklusiven Lizenzen wird nach US Recht normalerweise keine Probleme aufwerfen.
- Klauseln, die lizenzierten Warenzeichen schützen. Nach US Recht sollte eine Vereinbarung, die eine Lizenz vergibt oder einer dritten Partei erlaubt, Warenzeichen zu benützen, bestimmte Klauseln beinhalten, die (unter anderem) dazu geeignet sind, das Recht des Lizenzgebers an der Marke zu schützen.
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- Lizenzgebühren; Vorauszahlungen, etc. Mit wenigen Ausnahmen können der Lizenzgeber und der Lizenznehmer die Lizenzgebühren, einschließlich einer Vorauszahlung (Zahlung, wenn die Lizenzvereinbarung unterschrieben wird, oder sehr kurz danach) frei vereinbaren. Dasselbe gilt für Minimumlizenzgebühren, die der Lizenzgeber häufig wünscht. Die gerade erwähnten, "wenigen Ausnahmen" sind Punkte zu denen sie sich von Ihrem US Rechtsanwalt beraten lassen sollten.
- Lizenzvergabe und Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Know-how. Diese können durch Lizenz vergeben werden und im allgemeinen sind Klauseln durchsetzbar, die die nicht autorisierte Verwendung und Veröffentlichung durch den Lizenznehmer während der Dauer des Vertrages und nach Vertragsende verbieten, zumindest solange wie die Technologie geheim bleibt. Mit einem klaren Vertrag kann auch Technologie oder Wissen, das zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht geheim ist, oder aufgehört hat es zu sein, Gegenstand von Lizenzgebühren oder ähnlichen Zahlungen sein. Das heißt, kurz gesagt, der Lizenznehmer wird normalerweise nicht in der Lage sein, ein Gericht zu überzeugen, dass er die Zahlungen einstellen kann, weil die lizenzierte(n) Technologie oder die Daten Gemeingut oder allen Konkurrenten bekannt sind. US Gerichte gewähren normalerweise Geschäftsgeheimnissen und im Eigentum stehenden Daten starken Schutz. Unter passenden Umständen werden US Gerichte "Injunctions" (z.B. eine einstweilige Verfügung) und danach eine endgültige Unterlassungsanordnung erlassen, um Geschäftsgeheimnisse und im Eigentum stehende Daten zu schützen. Unter den schiedsgerichtlichen Regeln der American Arbitration Association, können Schiedsrichter sowohl vorläufige, als auch endgültige verfügungsartige Beschlüsse erlassen.
- Verkauf von Intellectual Property. Anstatt die Lizenz zu vergeben, das Recht für eine beschränkte Zeit zu verwenden, ist es möglich, geistiges Eigentum völlig zu verkaufen. Im Fall von Geschäftsgeheimnissen und Know-how kann der Verkauf auf die Rechte für ein bestimmtes Land oder Gebiet (z.B. die gesamten USA, oder die USA und Kanada) beschränkt werden. Die steuerlichen Aspekte beim Verkauf von geistigem Eigentum sollten sorgfältig überprüft werden.
- Wahl des Gerichtes und Rechtswahl. Diese Punkte sind nicht nur "rechtliche" Punkte für die Anwälte und von zweitrangiger Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit des Lizenzgeschäftes. Es gibt sehr oft kritische geschäftlich-rechtliche Punkte. Was die Vereinbarung in diesen Punkten angibt, kann entscheidend für den Lizenzgeber sein, wenn er es erwägen möchte zu attackieren, zum Beispiel dann, wenn der Lizenznehmer die vereinbarten Lizenzgebühren nicht bezahlt, das geistige Eigentum des Lizenzgebers mißbraucht oder stiehlt, oder in andere Missetaten verwickelt ist. Wenn der Lizenzgeber sich bei einer Klage des Lizenznehmers (zum Beispiel, wegen eines behaupteten Vertragsbruches des Lizenzgebers oder einer Produkthaftungsklage oder ähnlichen Klagen) verteidigen möchte und welches, wo gelegene Schiedsgericht nach welchen Gesetzen die Klage entscheiden wird, ist von höchster Wichtigkeit. Überprüfen Sie diese Fragen mit erfahrenen Rechtsberatern im Detail, erreichen Sie die beste Lösung und eine Ausweichmöglichkeit und versuchen Sie, in diesen Punkten die vorteilhaftesten Bestimmungen auszuhandeln.
- Steuerliche Aspekte. Der österreichische Lizenzgeber sollte mit der Hilfe von Experten, im vorhinein die steuerlichen Auswirkungen der bestimmten Lizenz oder des anderen Geschäfts mit geistigem Eigentums prüfen. Unter anderen Quellen sollte das Einkommensteuerabkommen USA-Österreich zu Rate gezogen werden. Als allgemeine Regel sollte eine österreichische Partei
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alles mögliche tun, um eine Situation zu haben, die das Einkommensteuerabkommen als "Permanent Establishment" in den USA oder eine "Fixed Base", verwendet für das Leisten von Dienstleistungen in den USA, definiert. US bundesstaatliche und lokale Steuern, wie Verkaufs- und Gebrauchssteuern, können auch relevant sein.
- Klauseln in Lizenzvereinbarungen, die oft schwer auszuhandeln und/oder zu formulieren sind. Hier sind einige Beispiele (ohne viele Erklärungen dazu zu geben):
1. Wenn Exklusivität nur für einen Teil der USA gewährt wird und dies das gesamte Vertragsgebiet des Lizenznehmers ist, stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen der Lizenznehmer die lizenzierten Produkte in andere Teile der USA verkaufen kann.
2. Klauseln über Lizenzgebühren, besonders: A. Vorauszahlungen; B. Minimumlizenzgebühren; C. laufende Lizenzgebühren: der Prozentsatz, die Basis von der sie berechnet werden, wenn sie anfallen und wenn sie zu zahlen sind.
3. Verbesserungen oder Änderungen, die an der mit der Lizenz vergeben Technologie oder Produkt gemacht wurden:
A. vom Lizenznehmer: wem gehören sie? Welche Rechte daran soll jede Partei erhalten?
B. vom Lizenzgeber: sind sie Teil der Rechte des Lizenznehmers? Was, wenn die Verbesserung durch den Lizenzgeber eine "bedeutende Entwicklung" ist?
4. Vertragsverletzungen der durch Lizenz vergebenen "Intellectual Property" Rechte durch eine dritte Partei: welche Partei hat welche Verpflichtungen, falls es welche gibt, Vertragsverletzer anzuklagen/zu verfolgen und unter welchen Bedingungen und Auflagen?
5. Wenn die lizenzierten Produkte die "Intellectual Property" Rechte einer dritten Partei verletzen, wie wird die Lizenzvereinbarung dies regeln?
6. Die Dauer der Lizenzvereinbarung und insbesondere die Beendigungsklauseln. Eine besonders komplizierte Frage hat mit den Rechten des Lizenzgebers zu kündige (sollte der Lizenznehmer in den Konkurs gehen) zu tun.
7. Andere, die zuvor erwähnt wurden.
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in den USA tätig ist. Hinter der US AG 24 Inc. steht ein Verbund aus Rechtsanwälten, Notaren, Steuer- und Unternehmensberatern, die Sie vor, während und auch nach der Gründung umfassend beraten und betreuen.
Dieser Zusammenschluss kompetenter Fachkräfte garantiert Ihnen, die
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- Die Bedeutung/Pro und Kontra von Lizenzverträgen. In praktischen, nicht juristischen Worten bedeutet Lizenzvertrag, jemandem das Recht zu gewähren, geistiges Eigentum, normalerweise für Geschäftszwecke, zu benützen. Arten von geistigem Eigentum, für das man die Lizenz geben kann, sind z.B. Patente, Warenzeichen, Namen von Internet Domains, Copyrights (einschließlich Computer Software), Geschäftsgeheimnisse und Know-how. Ausgenommen im Bereich der Computer Software, erlaubt die Lizenz im Regelfall, dem Lizenznehmer, vollumfänglich oder teilweise, Teilprodukte oder Bestandteile, zu produzieren oder herzustellen, oder produzieren oder herstellen zu lassen, diese zusammenzubauen (wo das möglich ist) und diese im vereinbarten Gebiet zu verkaufen. In den meisten Fällen werden dem Lizenznehmer die vereinbarten Rechte für einen bestimmten Zeitraum gewährt. Alternativ kann die Vereinbarung keine zeitliche Begrenzung haben, sondern die Vereinbarung kann vom Lizenzgeber (oder beiden Parteien) aus bestimmten Gründen oder grundlos beendet werden. Normalerweise ist der Lizenznehmer damit einverstanden, bestimmte Zahlungen für die gewährten Rechte (und vielleicht auch für Dienstleistungen, die der Lizenzgeber erbringen wird) zu leisten. Die Bezeichnung "Technology Transfer" (Technologietransfer) hat keine spezielle Bedeutung. Sie wird nur erwähnt, weil in manchen Kreisen der Begriff in einem weiteren Sinn gebraucht wird. Es hat positive und negative Folgen, wenn man Lizenzvergabe als Weg auswählt, in den USA Geschäfte zu machen. Sie sollten sich dieser bewusst sein, bevor Sie sich entscheiden, den Weg der Lizenzvergabe einzuschlagen.
- Schützen Ihrer "Intellectual Property" (geistiges Eigentum). Das geistige Eigentum der österreichischen Partei, das in Lizenz gegeben werden soll, sollte im möglichen Umfang in den USA (und, wo dies anwendbar ist in anderen Ländern der westlichen Hemisphäre) eingetragen oder dies zumindest beantragt worden sein. Das sollte, wenn möglich vor den Verhandlungen über die Lizenzvergabe gemacht werden. Sie, der Lizenzgeber, sind dann wahrscheinlich in der Lage, ein besseres Geschäft auszuhandeln. Geschäftsgeheimnisse oder Know-how werden bei keiner Regierungsbehörde eingereicht oder registriert.
- "Due Diligence" Überprüfung der Lizenznehmerkandidaten. Sie sollten eine sorgfältige "Due Diligence" Überprüfung der Lizenznehmerkandidaten vornehmen. Das schließt das Überprüfen des finanziellen und rechtlichen Zustandes des Kandidaten, seine Fähigkeit, die Lizenzprodukte herzustellen, und seine Fähigkeit diese in der Vertragsgegend prompt zu vermarkten, mit ein. Ihr US Rechtsanwalt kann Sie beim Einholen wichtiger Informationen betreffend Ihre Lizenznehmerkandidaten, und beim Auswerten dieser, unterstützen.
- Lizenzvereinbarungen für den US Markt. Zum Schutz und zum Vorteil des Lizenzgebers gibt es keinen Ersatz für eine sorgfältig formulierte Lizenzvereinbarung, die von einem, auf diesem Gebiet spezialisierten, US Rechtsanwalt entworfen werden sollten. Ohne diese kann das Ergebnis ein geplatztes Geschäft sein, das Ihr geistiges Eigentum Gefahren ausgesetzt wird, eine rechtliche Auseinandersetzung oder ein tatsächliches Gerichtsverfahren, und unnötige Ausgaben. Die meisten richtig vorbereiteten Lizenzvereinbarungen für den US Markt sind ziemlich ausführlich, kompliziert und relativ lang und nicht leicht auszuhandeln. Der Grund dafür ist, dass es eine beträchtliche Anzahl von Punkten gibt, die abgedeckt, ausgehandelt und formuliert werden müssen.
- Die "NB-SOT". So wie bei jedem anderen Vertrag, ist es oft nützlich nicht mit einem Entwurf der Lizenzvereinbarung zu starten, sondern eher mit "Non-Binding Summary of Key Terms" ("NB-SOT") zu beginnen. Ihr US Rechtsanwalt wird mit Ihrer Hilfe die NB-SOT an einen Punkt bringen, an dem Sie beide damit zufrieden und entsprechend einverstanden sind, sie dem Lizenznehmer zu übermitteln.
- Die Initiative beim Vertragsentwurf. Sie sollten Ihr möglichstes tun, um die Initiative, sowohl beim Formulieren der NB-SOTs, als auch bei der Gestaltung der Vertragsentwürfe zu ergreifen und zu behalten. Sie sollten unbedingt darauf bestehen, dass die US Seite nur Ihre Entwürfe kommentiert. Das Verlieren der Initiative beim Vertragsentwurf kann es schwierig machen, eine verbindliche Lizenzvereinbarung zu für Sie günstigen Bedingungen abzuschließen. Außerdem wird die Verhandlung oft schwierig und oft kostspieliger, sobald der potentielle Lizenznehmer seinen Vertragsentwurf vorgelegt hat, den Vertrag so umzuformulieren, dass er Ihren Interessen gerecht wird.
- Wettbewerbsbeschränkungen des Lizenznehmers: Möglicherweise verbotene oder gefährliche Bedingungen. Bestimmte Wettbewerbsbeschränkungen und bestimmte andere vertragliche Bedingungen können, wenn sie einem Lizenznehmer auferlegt werden, 1. US Bundesgesetze oder bundesstaatliche Kartellgesetze oder analoge Gesetze verletzen; und/oder 2. dort wo Sie US Patentrechte in Lizenz vergeben, ein Mißbrauch des Patentrechtes entstehen lassen und dadurch Ihr Patent Gefahren aussetzen. Außerdem, egal ob eine tatsächliche Verletzung oder ein Mißbrauch vorliegt, kann eine schlecht formulierte oder ungeeignete Beschränkung einen Lizenznehmer dazu bringen, eine Klage oder Gegenklage gegen Sie einzubringen oder sie anzudrohen (typischerweise um zu kontern, wenn Sie klagen oder versuchen die Lizenz zu kündigen). Eine Partei, die erfolgreich einen kartellrechtlichen Anspruch verfolgt, kann dreifache Schäden eintreiben - drei Mal die tatsächlichen Schäden! Außerdem kann das Gericht dem Sieger die Anwalts- und sonstigen Kosten zusprechen. Erfahrene Rechtsberater werden wissen, wie man die Vereinbarung formuliert, um diese Art von Risiko zu verringern.
- Exklusive Lizenzen; nicht-exklusive Lizenzen. Grundlegend verbietet nichts eine exklusive Lizenz, die die gesamten USA umfaßt. So wie bei allen allgemeinen Aussagen gibt es einige Ausnahmen. Aber die allgemeine Regel wird auf die meisten österreichischen Unternehmen anwendbar sein. Verkäufe des Lizenznehmers außerhalb seines Gebietes können zu Problemen führen. Die Gewährung von einer oder mehreren nicht-exklusiven Lizenzen wird nach US Recht normalerweise keine Probleme aufwerfen.
- Klauseln, die lizenzierten Warenzeichen schützen. Nach US Recht sollte eine Vereinbarung, die eine Lizenz vergibt oder einer dritten Partei erlaubt, Warenzeichen zu benützen, bestimmte Klauseln beinhalten, die (unter anderem) dazu geeignet sind, das Recht des Lizenzgebers an der Marke zu schützen.
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- Lizenzgebühren; Vorauszahlungen, etc. Mit wenigen Ausnahmen können der Lizenzgeber und der Lizenznehmer die Lizenzgebühren, einschließlich einer Vorauszahlung (Zahlung, wenn die Lizenzvereinbarung unterschrieben wird, oder sehr kurz danach) frei vereinbaren. Dasselbe gilt für Minimumlizenzgebühren, die der Lizenzgeber häufig wünscht. Die gerade erwähnten, "wenigen Ausnahmen" sind Punkte zu denen sie sich von Ihrem US Rechtsanwalt beraten lassen sollten.
- Lizenzvergabe und Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Know-how. Diese können durch Lizenz vergeben werden und im allgemeinen sind Klauseln durchsetzbar, die die nicht autorisierte Verwendung und Veröffentlichung durch den Lizenznehmer während der Dauer des Vertrages und nach Vertragsende verbieten, zumindest solange wie die Technologie geheim bleibt. Mit einem klaren Vertrag kann auch Technologie oder Wissen, das zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht geheim ist, oder aufgehört hat es zu sein, Gegenstand von Lizenzgebühren oder ähnlichen Zahlungen sein. Das heißt, kurz gesagt, der Lizenznehmer wird normalerweise nicht in der Lage sein, ein Gericht zu überzeugen, dass er die Zahlungen einstellen kann, weil die lizenzierte(n) Technologie oder die Daten Gemeingut oder allen Konkurrenten bekannt sind. US Gerichte gewähren normalerweise Geschäftsgeheimnissen und im Eigentum stehenden Daten starken Schutz. Unter passenden Umständen werden US Gerichte "Injunctions" (z.B. eine einstweilige Verfügung) und danach eine endgültige Unterlassungsanordnung erlassen, um Geschäftsgeheimnisse und im Eigentum stehende Daten zu schützen. Unter den schiedsgerichtlichen Regeln der American Arbitration Association, können Schiedsrichter sowohl vorläufige, als auch endgültige verfügungsartige Beschlüsse erlassen.
- Verkauf von Intellectual Property. Anstatt die Lizenz zu vergeben, das Recht für eine beschränkte Zeit zu verwenden, ist es möglich, geistiges Eigentum völlig zu verkaufen. Im Fall von Geschäftsgeheimnissen und Know-how kann der Verkauf auf die Rechte für ein bestimmtes Land oder Gebiet (z.B. die gesamten USA, oder die USA und Kanada) beschränkt werden. Die steuerlichen Aspekte beim Verkauf von geistigem Eigentum sollten sorgfältig überprüft werden.
- Wahl des Gerichtes und Rechtswahl. Diese Punkte sind nicht nur "rechtliche" Punkte für die Anwälte und von zweitrangiger Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit des Lizenzgeschäftes. Es gibt sehr oft kritische geschäftlich-rechtliche Punkte. Was die Vereinbarung in diesen Punkten angibt, kann entscheidend für den Lizenzgeber sein, wenn er es erwägen möchte zu attackieren, zum Beispiel dann, wenn der Lizenznehmer die vereinbarten Lizenzgebühren nicht bezahlt, das geistige Eigentum des Lizenzgebers mißbraucht oder stiehlt, oder in andere Missetaten verwickelt ist. Wenn der Lizenzgeber sich bei einer Klage des Lizenznehmers (zum Beispiel, wegen eines behaupteten Vertragsbruches des Lizenzgebers oder einer Produkthaftungsklage oder ähnlichen Klagen) verteidigen möchte und welches, wo gelegene Schiedsgericht nach welchen Gesetzen die Klage entscheiden wird, ist von höchster Wichtigkeit. Überprüfen Sie diese Fragen mit erfahrenen Rechtsberatern im Detail, erreichen Sie die beste Lösung und eine Ausweichmöglichkeit und versuchen Sie, in diesen Punkten die vorteilhaftesten Bestimmungen auszuhandeln.
- Steuerliche Aspekte. Der österreichische Lizenzgeber sollte mit der Hilfe von Experten, im vorhinein die steuerlichen Auswirkungen der bestimmten Lizenz oder des anderen Geschäfts mit geistigem Eigentums prüfen. Unter anderen Quellen sollte das Einkommensteuerabkommen USA-Österreich zu Rate gezogen werden. Als allgemeine Regel sollte eine österreichische Partei
23
alles mögliche tun, um eine Situation zu haben, die das Einkommensteuerabkommen als "Permanent Establishment" in den USA oder eine "Fixed Base", verwendet für das Leisten von Dienstleistungen in den USA, definiert. US bundesstaatliche und lokale Steuern, wie Verkaufs- und Gebrauchssteuern, können auch relevant sein.
- Klauseln in Lizenzvereinbarungen, die oft schwer auszuhandeln und/oder zu formulieren sind. Hier sind einige Beispiele (ohne viele Erklärungen dazu zu geben):
1. Wenn Exklusivität nur für einen Teil der USA gewährt wird und dies das gesamte Vertragsgebiet des Lizenznehmers ist, stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen der Lizenznehmer die lizenzierten Produkte in andere Teile der USA verkaufen kann.
2. Klauseln über Lizenzgebühren, besonders: A. Vorauszahlungen; B. Minimumlizenzgebühren; C. laufende Lizenzgebühren: der Prozentsatz, die Basis von der sie berechnet werden, wenn sie anfallen und wenn sie zu zahlen sind.
3. Verbesserungen oder Änderungen, die an der mit der Lizenz vergeben Technologie oder Produkt gemacht wurden:
A. vom Lizenznehmer: wem gehören sie? Welche Rechte daran soll jede Partei erhalten?
B. vom Lizenzgeber: sind sie Teil der Rechte des Lizenznehmers? Was, wenn die Verbesserung durch den Lizenzgeber eine "bedeutende Entwicklung" ist?
4. Vertragsverletzungen der durch Lizenz vergebenen "Intellectual Property" Rechte durch eine dritte Partei: welche Partei hat welche Verpflichtungen, falls es welche gibt, Vertragsverletzer anzuklagen/zu verfolgen und unter welchen Bedingungen und Auflagen?
5. Wenn die lizenzierten Produkte die "Intellectual Property" Rechte einer dritten Partei verletzen, wie wird die Lizenzvereinbarung dies regeln?
6. Die Dauer der Lizenzvereinbarung und insbesondere die Beendigungsklauseln. Eine besonders komplizierte Frage hat mit den Rechten des Lizenzgebers zu kündige (sollte der Lizenznehmer in den Konkurs gehen) zu tun.
7. Andere, die zuvor erwähnt wurden.
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